【知產(chǎn)百科】關(guān)于實(shí)審階段專利申請(qǐng)文件修改相關(guān)問題的解讀

專利申請(qǐng)文件的修改是指在申請(qǐng)人向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出專利申請(qǐng)后對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行的修改。實(shí)審階段，在答復(fù)審查意見通知書時(shí)，申請(qǐng)人的答復(fù)可以僅是意見陳述書，針對(duì)審查意見提出反對(duì)意見，但是絕大部分情況下，為了克服審查意見指出的缺陷，申請(qǐng)人是需要對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的。那么關(guān)于實(shí)審階段申請(qǐng)文件的修改需要遵循什么原則？修改時(shí)機(jī)有哪些？修改范圍有哪些規(guī)定？本文將就這些問題進(jìn)行一一介紹。

一、修改原則

1)、根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定，申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。換言之，對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的依據(jù)包括該申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)日提交的權(quán)利要求書、說明書和說明書附圖以及根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

2）、根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，申請(qǐng)人在收到專利局發(fā)出的審查意見通知書后修改專利申請(qǐng)文件，應(yīng)當(dāng)按照通知書的要求進(jìn)行修改，即針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。

3）、對(duì)于雖然修改的方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，但其內(nèi)容與范圍滿足專利法第三十三條要求的修改，只要經(jīng)修改的文件消除了原申請(qǐng)文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景，這種修改就可以被視為是經(jīng)審查員同意的、相當(dāng)于按照通知書的要求進(jìn)行的修改，因而經(jīng)此修改的申請(qǐng)文件可以接受。這樣處理有利于節(jié)約審查程序。

4）但是，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由于不利于節(jié)約審查程序，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為是經(jīng)審查員同意的修改，因而不能被接受。

①主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍；

即使該主動(dòng)修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，只要修改導(dǎo)致權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍擴(kuò)大，則這種修改不能被允許。

②主動(dòng)改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請(qǐng)求保護(hù)的范圍；

③主動(dòng)將僅在說明書中記載的與原權(quán)利要求主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題；

④主動(dòng)增加了新的未在原權(quán)利要求書中出現(xiàn)的獨(dú)立權(quán)利要求。

⑤主動(dòng)增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

這次審查指南的修改明確了不得主動(dòng)將未在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)的技術(shù)方案作為新的從屬權(quán)利要求。首先要明確，是未在原權(quán)利要求書中而不是未在說明書（即不超出原權(quán)利要求書的記載）中，是未在原權(quán)利要求書中而不是未在說明書（即不超出原權(quán)利要求書的記載）中，所以這和33條（33條是不超出記載的范圍，即不超出原權(quán)利要求書和說明書的記載）沒有關(guān)系。

例如：

原權(quán)利要求：

1.一種工具，其特征在于，具有特征A。

2.如權(quán)利要求1所述的工具，其特征在于，所述A長(zhǎng)度為1-3cm，優(yōu)選1.5-2cm。雖然審查意見沒有指出，但在答復(fù)審查意見的過程中，申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求2保護(hù)范圍不能確定，進(jìn)行修改。

現(xiàn)在修改為：1.一種工具，其特征在于，具有特征A。

2.如權(quán)利要求1所述的工具，其特征在于，所述A長(zhǎng)度為1-3cm。

3.如權(quán)利要求2所述的工具，其特征在于，所述A長(zhǎng)度為1.5-2cm。這種情況下增加的權(quán)利要求就是允許的。

二、允許的修改

對(duì)權(quán)利要求的修改

1）在獨(dú)立權(quán)利要求中增加技術(shù)特征，對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求作進(jìn)一步的限定，以克服原獨(dú)立權(quán)利要求無新穎性或創(chuàng)造性、缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征、未以說明書為依據(jù)或者未清除地限定要求專利保護(hù)的范圍等缺陷。

2）變更獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，以克服原獨(dú)立權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)、未清楚地限定要求專利保護(hù)的范圍或者無新穎性或創(chuàng)造性等缺陷。

3）變更獨(dú)立權(quán)利要求的類型、主題名稱及相應(yīng)的技術(shù)特征，以克服原獨(dú)立權(quán)利要求類型錯(cuò)誤或者缺乏新穎性或創(chuàng)造性等缺陷。

4）刪除一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求，以克服原第一獨(dú)立權(quán)利要求和并列的獨(dú)立權(quán)利要求之間缺乏單一性，或者兩項(xiàng)權(quán)利要求具有相同的保護(hù)范圍而使權(quán)利要求書不簡(jiǎn)要，或者權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)等缺陷，這樣的修改不會(huì)超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍，因此是允許的。

5）將獨(dú)立權(quán)利要求相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)正確劃界。

6）修改從屬權(quán)利要求的引用部分，改正引用關(guān)系上的錯(cuò)誤，使其準(zhǔn)確的反映原說明書中所記載的實(shí)施方式或?qū)嵤├?/p>

7）修改從屬權(quán)利要求的引用部分，清楚地限定該從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍，使其準(zhǔn)確的反映遠(yuǎn)說明書中所記載的實(shí)施方式或?qū)嵤├@樣的修改不會(huì)超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，因此是允許的。

對(duì)說明書及其摘要的修改

8）修改發(fā)明名稱，使其準(zhǔn)確、簡(jiǎn)要的反映要求保護(hù)的主題名稱。

9）修改發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域。

10）修改背景技術(shù)部分，使其與要求保護(hù)的主題相適應(yīng)。

11）修改發(fā)明內(nèi)容部分中與該發(fā)明所解決的技術(shù)問題有關(guān)的內(nèi)容，使其與要求保護(hù)的主題相適應(yīng)，即反映該發(fā)明的技術(shù)方案相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)所解決的技術(shù)問題。

12）修改發(fā)明內(nèi)容部分中與該發(fā)明技術(shù)放哪有關(guān)的內(nèi)容，使其與獨(dú)立權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的主題相適應(yīng)。

13）修改發(fā)明內(nèi)容部分中與該發(fā)明的有益效果有關(guān)的內(nèi)容。

14）修改附圖說明。

15）修改最佳實(shí)施方式或?qū)嵤├＿@種修改中允許增加的內(nèi)容一般限于補(bǔ)入原實(shí)施方式或?qū)嵤├芯唧w內(nèi)容的出處以及已記載的反映發(fā)明的有益效果數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法（包括所使用的的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、器具）。如果由檢索結(jié)果得知原申請(qǐng)要求保護(hù)的部分主體已成為現(xiàn)有技術(shù)的一部分，則申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)將反映這部分主體的內(nèi)容刪除，或者明確寫明其為現(xiàn)有技術(shù)。

16）修改附圖。刪除附圖中不必要的詞語和注釋，可將其補(bǔ)入說明書文字部分之中；修改附圖中的標(biāo)記使之與說明書文字部分相一致；在文字說明清楚的情況下，為使局部結(jié)構(gòu)清楚起見，允許增加局部放大圖；修改附圖的阿拉伯?dāng)?shù)字編號(hào)，使每幅圖使用一個(gè)編號(hào)。

17）修改摘要。

18）修改由所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠識(shí)別出的明顯錯(cuò)誤，即語法錯(cuò)誤、文字錯(cuò)誤和打印錯(cuò)誤。

三、不允許的改變（即滿足不了A33的情況）

(1)改變權(quán)利要求中的技術(shù)特征，超出了原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。

(2)由不明確的內(nèi)容改成明確具體的內(nèi)容而引入原申請(qǐng)文件中沒有的新的內(nèi)容。

(3)將原申請(qǐng)中的幾個(gè)分離的特征，改變成一種新的組合，而原申請(qǐng)沒有明確提及這些分離的特征彼此間的關(guān)聯(lián)。

(4)改變說明書中的某些特征，使得改變后反映的技術(shù)內(nèi)容不同于原申請(qǐng)記載的內(nèi)容，超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

四、不允許的刪除（即滿足不了A33的情況）

(1)從獨(dú)立權(quán)利要求中刪除在原申請(qǐng)中明確認(rèn)定為發(fā)明的必要技術(shù)特征的那些技術(shù)特征，即刪除在原說明書中始終作為發(fā)明的必要技術(shù)特征加以描述的那些技術(shù)特征；或者從權(quán)利要求中刪除一個(gè)與說明書記載的技術(shù)方案有關(guān)的技術(shù)術(shù)語；或者從權(quán)利要求中刪除在說明書中明確認(rèn)定的關(guān)于具體應(yīng)用范圍的技術(shù)特征。

(2)從說明書中刪除某些內(nèi)容而導(dǎo)致修改后的說明書超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

（3）在較寬的范圍內(nèi)放棄影響該較寬范圍新穎性的中間部分，即“扣掉中間值”，除非申請(qǐng)人能夠根據(jù)申請(qǐng)?jiān)加涊d的內(nèi)容證明該特征取被“放棄”的數(shù)值時(shí)，本發(fā)明不可能實(shí)施，或者該特征取經(jīng)“放棄”后的數(shù)值時(shí)，本發(fā)明具有新穎性和創(chuàng)造性，否則這樣的修改不能被允許。

例如，要求保護(hù)的技術(shù)方案中某一數(shù)值范圍為X1=600～10000，對(duì)比文件公開的技術(shù)內(nèi)容與該技術(shù)方案的區(qū)別僅在于其所述的數(shù)值范圍為X2=240～1500，因?yàn)閄1與X2部分重疊，故該權(quán)利要求無新穎性。申請(qǐng)人采用具體“放棄”的方式對(duì)X1進(jìn)行修改，排除X1中與X2相重疊的部分，即600～1500，將要求保護(hù)的技術(shù)方案中該數(shù)值范圍修改為X1=1501～10000。如果申請(qǐng)人不能根據(jù)原始記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)證明本發(fā)明在X1=1501～10000的數(shù)值范圍相對(duì)于對(duì)比文件公開的 X2=240～1500具有創(chuàng)造性，也不能證明X1取600～1500時(shí)，本發(fā)明不能實(shí)施，則這樣的修改不能被允許。

五、不允許的增加

(1)將某些不能從原說明書（包括附圖）和/或權(quán)利要求書中直接明確認(rèn)定的技術(shù)特征寫入權(quán)利要求和/或說明書。

(2)為使公開的發(fā)明清楚或者使權(quán)利要求完整而補(bǔ)入不能從原說明書（包括附圖）和／或權(quán)利要求書中直接地、毫無疑義地確定的信息。

(3)增加的內(nèi)容是通過測(cè)量附圖得出的尺寸參數(shù)技術(shù)特征。

(4)引入原申請(qǐng)文件中未提及的附加組分，導(dǎo)致出現(xiàn)原申請(qǐng)沒有的特殊效果。

(5)補(bǔ)入了所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能直接從原始申請(qǐng)中導(dǎo)出的有益效果。

(6)補(bǔ)入實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)以說明發(fā)明的有益效果，和／或補(bǔ)入實(shí)施方式和實(shí)施例以說明在權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍內(nèi)發(fā)明能夠?qū)嵤?/p>

(7)增補(bǔ)原說明書中未提及的附圖，一般是不允許的；如果增補(bǔ)背景技術(shù)的附圖，或者將原附圖中的公知技術(shù)附圖更換為最接近現(xiàn)有技術(shù)的附圖，則應(yīng)當(dāng)允許。

通過對(duì)實(shí)審階段專利申請(qǐng)文件修改的相關(guān)問題的梳理，可以看出上述修改都是在原申請(qǐng)文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，其目的是為了能夠在專利實(shí)審階段獲得盡可能大的保護(hù)范圍。為了便于對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，在申請(qǐng)文件撰寫過程中應(yīng)確保說明書記載的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)權(quán)利要求書限定的技術(shù)方案對(duì)應(yīng)的技術(shù)效果，以便為后續(xù)修改提供足夠的支持。