發(fā)明/實用新型申請文件的“三段式撰寫”

今天和大家談?wù)劙l(fā)明/實用新型專利申請文件的“三段式撰寫”，著重分析下其的危害和避免措施。

“三段式撰寫”是指發(fā)明/實用新型專利申請文件的權(quán)利要求書、說明書的發(fā)明內(nèi)容和說明書的具體實施方式部分一致或基本一致，多見于機械領(lǐng)域案件。

“三段式撰寫”簡單高效，是很多以量求收入的代理所和代理師的最愛，坊間傳聞有人一天一夜用“三段式撰寫”完成了20多件專利申請文本，想想就刺激，按這個效率月底提成至少大幾萬。

1、發(fā)明專利授權(quán)率低

發(fā)明進行實質(zhì)審查，實質(zhì)審查時主要參考的法條是22.2\22.3，26.3\26.4。三段式撰寫多僅僅寫明獨權(quán)所解決的技術(shù)問題及帶來的有益效果，但對從屬權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案多一筆帶過，致使技術(shù)效果和技術(shù)原理沒有詳細說明，對創(chuàng)造性審查意見、說明書公開不充分、權(quán)利要求書保護范圍不清楚等審查意見難以爭辯。

此外，在最新的審查調(diào)整中，實用新型將引入明顯創(chuàng)造性審查，可以預(yù)見“三段式撰寫”的實用新型專利申請的授權(quán)率也必然會大幅下降。

2、專利訴訟過程對保護范圍的確認對專利權(quán)人不利

“當權(quán)利要求采用上位的功能性限定時，如果說明書僅提供了少量具體實施方式，且未對可以拓展的方向給出具體提示的，專利權(quán)的保護范圍以具體實施方式確定的保護范圍為準。”基于以上最高院關(guān)注專利權(quán)保護范圍的司法解釋，“三段式撰寫”的專利文本獲得的專利權(quán)實際上非常小。

3、專利訴訟過程中無效宣告請求方更容易無效此專利

這里我僅以創(chuàng)造性為例進行說明，創(chuàng)造性審查多采用三步法原則。

第一步:確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);

第二步:確定發(fā)明的區(qū)別特征和實際要解決的技術(shù)問題;

第三步:判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。

舉個具體的例子：現(xiàn)有技術(shù)中杯子是沒有杯把的，這樣不方便握持，尤其是當杯子中裝有開水時，直接握持杯身很燙手，專利權(quán)人申請了一個具有杯把的杯子。

最接近的現(xiàn)有技術(shù)是：沒有杯把的杯子。

區(qū)別技術(shù)特征是：杯把；要解決的技術(shù)問題是：如何便于握持杯子；帶來的技術(shù)效果是：便于握持，防止燙手。

但是申請人采用的是三段式撰寫，專利文本中并沒有將解決的技術(shù)問題和帶來的有益效果描述清楚。僅有：

一種杯子，其在杯身上設(shè)有杯把。也就是說專利文本中對解決的技術(shù)問題和帶來的有益效果沒有描述。

專利無效宣告請求方，找到了對比文件2，對比文件2是一個罐子，在罐子上設(shè)有一個凸出的把手。

因為專利權(quán)人的申請文件并沒有寫明杯把的具體用途和效果，所以對比文件2是可以與現(xiàn)有技術(shù)中無把手的杯子做結(jié)合，給出這樣的啟示。

即使說對比文件2中對于凸出的把手的有益效果說明是為了方便散熱，并沒有提及便于握持，在專利權(quán)人的申請文件沒有寫明杯把具體用途和效果的前提下也會被判定為有啟示，對應(yīng)的專利權(quán)利要求沒有創(chuàng)造性。

（注：即使區(qū)別技術(shù)特征的有益效果在對比文件中沒有詳細說明，但對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言這是顯而易見，也應(yīng)判定為有結(jié)合的啟示，例如將實心結(jié)構(gòu)改成中空結(jié)構(gòu)，即使沒有說明具有降低密度的效果，也應(yīng)認定具有相應(yīng)的效果。這也是創(chuàng)造性判斷的一大難點，以上將實心改成空心好判斷，但很多專業(yè)細分領(lǐng)域沒有明確說明是否可以判斷隱含公開是有很大爭議的。）

這里我僅談?wù)劶夹g(shù)層面的內(nèi)容。

1、發(fā)明內(nèi)容或?qū)嵤├糠忠獙?yīng)權(quán)利要求書中每條權(quán)利要求解決的技術(shù)問題和帶來的有益效果寫清楚。

2、對上位概括的技術(shù)特征在具體實施方式中要給出多種參考，將應(yīng)用的技術(shù)原理寫清楚，說明本領(lǐng)域技術(shù)人員可改進的方向。

3、以機械領(lǐng)域案件為例，除了寫明零部件的組成、位置關(guān)系、安裝配合關(guān)系外，結(jié)合要解決的技術(shù)問題和有益效果對工作過程的結(jié)構(gòu)進行拆解說明，例如進料狀態(tài)、工作狀態(tài)、出料狀態(tài)等，還有設(shè)備的安裝/拆卸的步驟等。

4、附圖繪制除了符合審查指南中相關(guān)要求外，標準要清晰，必要時繪制原理圖、工作過程分解圖，以便于本領(lǐng)域技術(shù)人員理解，進而對權(quán)利要求書的保護范圍起到支撐和清晰明了的作用。

最后，希望代理師們以可訴訟的標準寫案，摒棄“三段式撰寫”的習慣。當然，這也需要全社會的共同努力，如果專利還僅僅停留在證書價值、代理費及寫案子的代理師收入不能與其專業(yè)付出成比例，那么“三段式撰寫”依然還會大量存在。